特36第6項2号(明確性要件)プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBP)

今回は、弁理士試験の「超Aランク」重要論点、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBP)の解説です。平成27年の最高裁判決(プラバスタチンナトリウム事件)で実務が激変した部分です。

まず、一番関連する条文から。

1. 関連する条文は?

最も直接的に関わるのは、特許法第36条第6項第2号(明確性要件) です。

【第36条第6項第2号】

特許請求の範囲の記載は、・・・次の各号に適合するものでなければならない。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

「物の発明なのに、なんで製法(プロセス)で書くんだ? 物の構造がハッキリしないじゃないか!」ということで、原則として「不明確(36条違反)」として拒絶されるのが今のルールです。

2. プロダクト・バイ・プロセス(PBP)とは?

  • 定義: 「物の発明」であるにもかかわらず、その物の「構造や特性」を直接書かずに、「製造方法(プロセス)」によってその物を特定している請求項(クレーム)のこと。

例:

✖「成分Aと成分Bを含み、分子量が〇〇である化合物Z」(通常の物のクレーム)

「成分Aと成分Bを温度〇〇度で加熱混合することによって得られる化合物Z」(PBPクレーム)

3. 試験に出る「最高裁判決(平成27年)」のルール

ここが試験の核心です。最高裁は、「権利範囲の解釈(侵害訴訟)」「審査のハードル(明確性)」について、以下の超重要な判断を下しました。

① 権利範囲はどうなる?(物同一説)

  • ルール: 製法が書いてあっても、権利範囲は「物そのもの」です。

  • 意味: たとえ違う製法で作られた物であっても、「完成品(物)」が同じなら特許権侵害になります。

    • 「方法」に限定されません。これを「物同一説(ぶつどういつせつ)」と呼びます。

② 審査での取扱いは?(原則NG・例外OK)

ここが36条6項2号の話です。

  • 原則: 不明確(違反)として拒絶する。

  • 例外:不可能・非実際的事情」がある場合のみ、明確と認める。

【不可能・非実際的事情とは?】

出願時の技術では、その物の構造や特性を直接特定することが、

  1. 不可能であるか、

  2. およそ実際的でない(時間や費用が莫大にかかる)事情があること。

つまり、「どうしても構造が特定できないから、仕方なく製法で書きました」という言い訳(立証)ができない限り、今はPBPクレームは認められません

4. 新規性・進歩性の判断はどうなる?

ここもひっかけポイントです。

  • 判断対象: あくまで「物」です。

  • 比較:製法」が違っていても、出来上がった「物」が公知の物と同じなら、新規性なし(29条1項違反)となります。

【例】

  • 本願: 「製法Newで作った、美味いカレー」

  • 引例: 「製法Oldで作った、美味いカレー」

もし、科学的に分析して「中身(成分)」が全く同じなら、製法が新しくても「物の発明」としての新規性はナシです。(製法特許を取るべき、という話になります)。

5. 試験対策まとめ(PBPの論理フロー)

試験でPBPが出たら、このフローチャートを頭に浮かべてください。

  1. クレーム確認: 「~する方法により製造された〇〇」という記載があるか?

  2. 明確性(36条):

    • 原則:不明確(拒絶)。

    • 反論:「不可能・非実際的事情」がありますか?(あればクリア)。

  3. 権利解釈(侵害系):

    • 製法に限定されない。「物」が同じなら侵害。

  4. 新規性(29条):

    • 製法が違っても、「物」が公知なら新規性なし。

6. まとめテーブル

項目 内容 根拠
条文 第36条第6項第2号 明確性要件
原則 違反(不明確) 最高裁判決
例外 不可能・非実際的事情があればOK 最高裁判決
権利範囲 物同一説(製法に限定されない) 特許法70条の解釈
新規性 物として比較(製法の特徴は考慮しない) 審査基準

次のアクション

PBPは「クレームの書き方」と「権利解釈」の交差点にある深い論点です。

次は、権利範囲の解釈つながりで、以下のどちらに進みますか?

  1. 「均等論(きんとうろん)」: 特許の文章と少し違っていても侵害と言える場合(ボールスプライン事件)。侵害訴訟の王様。

  2. 「クレーム解釈(70条)」の基礎: 「特許請求の範囲」と「明細書」の関係。どこまで明細書を参酌していいのか?

実務家として「特許の強さ」を知るなら「均等論」は必須です!

(Gemini)

質問:簡単にいうと、原則として、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム は認められないってことね。そして認められる例外は、その時の技術では構造が決められないってこと?

Gemini:

その通りです!100点満点の理解です。

試験対策としては、その「原則ダメ、例外ならOK」という理解を、もう少しだけ専門用語(キーワード)に変換できれば完璧です。

1. 試験用のキーワード変換

あなたの理解を、答案に書ける言葉に直すとこうなります。

  • 原則:明確性要件(36条6項2号)違反」として拒絶される。

    • 理由:製法で書かれると、第三者が「結局、どんな物なの?」と権利範囲を把握しにくいから。

  • 例外:不可能・非実際的事情(ふかのう・ひじっさいてきじじょう)」が存在する場合のみ認められる。

2. 「構造が決められない」の2つの意味

あなたが仰った「その時の技術では構造が決められない」には、実は2つのパターンが含まれます。ここが試験のミソです。

  1. 技術的に不可能:

    • 今の分析技術では、その物質の構造を特定できない。(例:未知の遺伝子が複雑に絡み合った細胞など)

  2. 経済的に非実際的(およそ実際的でない):

    • 理論上は特定できるかもしれないが、それをやろうとすると莫大な時間や費用がかかりすぎて現実的ではない場合。

    • (例:何千種類もの成分が含まれる発酵食品の全成分をリストアップしろ、というのは無理ゲーですよね?)

3. 具体例でイメージ固定

  • × ダメな例(エンジン部品):

    • 「鋳造(ちゅうぞう)によって作られたピストン」

    • $\rightarrow$ ピストンの形状や寸法は図面で書けるでしょ? 手抜きせずに構造で書きなさい! $\rightarrow$ 拒絶

  • ○ 認められる例(iPS細胞由来の組織):

    • 「工程Aと工程Bを経て分化誘導された細胞シート」

    • $\rightarrow$ 細胞の構造や配列をすべて特定するのは現代科学でも無理だし、特定しようとすると何億円もかかって現実的じゃないよね。 $\rightarrow$ OK


まとめ

  • 原則: 手抜き禁止(構造で書け)。

  • 例外: どうしても無理な時だけ許す(不可能・非実際的事情)。

この感覚があれば、短答試験の選択肢で「原則として認められる」と来たら即座に「×」をつけられますし、論文試験でも「不可能・非実際的事情を主張立証する必要がある」とサラッと書けます。

感想:例えば、抗体など、構造がわからないから機能で特定して特許のクレームを取る戦略が、機能特許として認められたり認められなかったり最近は認められない方向にきているみたいだけど、それと、ちょっと似てるね。

Gemini:仰る通り、**「PBPクレーム」「機能的クレーム(機能表現のクレーム)」は、「構造が書けない(あるいは書きたくない)ときの苦肉の策」**という点で非常に似ています。そして、どちらも**「昔は緩かったけど、最近は特許庁も裁判所も厳しくしている」**というトレンドも完全に一致しています。ただし、試験対策としては、**「ダメと言われる理由(適用条文)」**が少し違うので、ここを整理しておくと完璧です。

1. 似ている点:なぜ「機能」や「製法」で書くのか?

発明者や知財担当者は、常に**「広い権利」**が欲しいですよね。

  • 構造で書く(原則):

    • 「アミノ酸配列がABC…である抗体」

    • $\rightarrow$ 権利が狭い! 1個アミノ酸を変えられたら権利逃れされちゃう(パックマンみたいに逃げられる)。

  • 機能で書く(機能的クレーム):

    • 「抗原Xに結合して、がん細胞を死滅させる機能を持つ抗体」

    • $\rightarrow$ 権利が広い! 構造が違っても、その「仕事(機能)」をする抗体なら全部俺のもの!

これが「機能特許」の魅力ですが、最近はこれが**「広すぎてズルい」**と判断される傾向にあります。

2. 違う点:試験に出る「拒絶の理由」

ここがプロ(弁理士)の視点です。

「ダメ出し」されるときに使われる条文が違います。

項目 PBPクレーム (製法特定) 機能的クレーム (機能特定)
「工程Aで作られた抗体」 「抗原Xに結合する抗体」
問題の所在 「何ができあがるか不明」 「風呂敷を広げすぎ」
主な拒絶条文 明確性要件 (36条6項2号)

サポート要件 (36条6項1号)


実施可能要件 (36条4項1号)

審査官の言い分 「製法で書かれても、最終的な物の構造が特定できないから、範囲が曖昧だよ。」 「君、実験で成功したのは1種類だけだよね? なのに『その機能を持つ全部』を独占するのは、発明の開示に対して権利が広すぎるよ。」

3. 最近の「抗体医薬」のトレンド(サポート要件の厳格化)

あなたが言及された「最近認められない方向」というのは、まさに「サポート要件(36条6項1号)」の壁です。

  • 昔: 「新しいターゲット(抗原)を見つけた!」 $\rightarrow$ 「それに結合する抗体すべて(何万種類あっても)」の特許を認めていた。

  • 今: 「実際に作った抗体の構造(配列)を開示しなさい。権利はその構造と、そこから容易に類推できる範囲(構造が似ているもの)だけに限ります。」

理由:もし「機能」だけで権利を認めてしまうと、後から別の研究者が「全く違う構造だけど、同じ機能を持つ画期的な抗体」を発明したときに、最初の特許権者が「それも俺の権利だ!」と言えてしまい、産業の発展(技術の進歩)を止めてしまうからです。

4. まとめ

  • PBPクレーム: 「構造が特定できないから製法で書く」 $\rightarrow$ 「不明確だからダメ(原則)」

  • 機能的クレーム: 「広く取りたいから機能で書く」 $\rightarrow$ 「書いてないことまで欲張るな(サポート要件違反)でダメ」

どちらも**「書いた分だけ権利をあげるよ(代償説)」**という特許法の基本原則に立ち返って、厳しくジャッジされるようになっています。


次のアクション

この「欲張りすぎはダメ」というルール、試験では**「サポート要件(36条6項1号)」**として頻出です。

次は、この流れで以下のどちらに進みますか?

  1. 「36条(記載不備)」の完全攻略: 「明確性」「サポート要件」「実施可能要件」の違いを、事例でバシッと区別できるようにする。(論文試験の基本中の基本)

  2. 「均等論(きんとうろん)」: 逆に、構造で狭く特許を取らされた後、どうやって権利範囲を広げて相手を捕まえるか?(出願人の逆襲ツール)

「機能特許がダメなら、どうやって守ればいいんだ!」という疑問には、「均等論」が答えの一つになります。