39条5項（出願中の泥棒退治）を理解した直後に、74条（登録後の泥棒退治）を学ぶと、特許法の「冒認対策」の全体像がカチッとハマります。74条は、平成23年改正で導入された比較的新しい制度ですが、実務でも試験でも「救世主」と呼ばれる超重要条文です。

（特許権の移転の特例）
第七十四条　特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
２　前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
３　共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_3_2

1. なぜ74条が必要だったのか？（悲劇の歴史）

この条文ができる前（平成23年以前）、泥棒（冒認者）に特許を取られてしまった真の権利者には、**「地獄」**しか待っていませんでした。

【昔の悲劇：焼け野原ルート】

1. 泥棒Yが勝手に特許を取る。

2. 真の権利者Xは怒る。「その特許は無効だ！」と無効審判（123条）を請求する。

3. 特許庁：「確かに冒認ですね。無効にします。」→ 特許権消滅。

4. X：「よし、邪魔な特許は消えた。改めてわしが出願して特許を取るぞ！」

5. 特許庁：「拒絶します。」

   • X：「えっ？なんで？」

   • 特許庁：「泥棒Yの特許公報によって、あなたの発明はもう世の中に知れ渡っています（公知）。だから新規性（29条1項3号）がありません。」

6. X：「……（泣）」

つまり、昔は**「泥棒の権利を潰すことはできても、自分の権利を取り戻すことはできなかった（共倒れ）」**のです。これを救済するために生まれたのが74条です。

2. 特許法74条（特許権の移転請求）の仕組み

74条は、一言で言うと**「その特許、潰さずにそのまま俺によこせ！」**と言える権利です。

要件（いつ使える？）

以下の2つのパターンのどちらかで、特許が設定登録されてしまった場合。

1. 冒認（ぼうにん）： 発明者じゃない人が特許を取った。

2. 共同出願違反： 共同発明者の一人をハブって特許を取った。

手続き（どこに言う？）

ここが**【超特大の試験ポイント】**です。

• × 特許庁（審判）ではありません。

• 〇 裁判所（民事訴訟）です。

「特許権の移転」は財産権の争いなので、司法（裁判所）の管轄になります。真の権利者は、泥棒を被告として**「特許権移転登録手続請求訴訟」**を提起します。

効果（どうなる？）

裁判で勝つと、特許権の名義が泥棒Yから真の権利者Xに書き換わります。

この時、**「最初からXが特許権者であった」**ものとみなされます（遡及効といいます）。

→ これにより、Xは自分の発明を守ることができ、かつ「新規性喪失」の罠にもハマりません。

3. 【短答・論文】74条の試験対策ポイント

試験では、以下の論点が頻出です。

ポイント①：無効審判との関係

真の権利者Xは、泥棒Yの特許に対して、以下の2つの選択肢を持っています。

1. 74条で「よこせ」と言う（移転請求）

2. 123条で「潰せ」と言う（無効審判）

どちらを選んでも自由です。

ただ、普通は「特許権が欲しい」ので74条を選びます。しかし、「権利維持費（年金）を払いたくないから、いっそ潰して誰のものでもなくしたい（パブリックドメインにしたい）」という場合は、あえて無効審判を選ぶ戦略もあり得ます。

ポイント②：付随するライセンスの問題（79条の2）

これが少しややこしいですが、重要です。

泥棒Yが特許を持っている間に、善意の第三者Zさんにライセンス（通常実施権）を与えていた場合、どうなるでしょうか？

1. Xが74条で特許を奪い返す。

2. X：「Zさん、あんたYと契約してたらしいけど、その権利は俺のものだ。使用をやめろ（差止請求）！」

3. これだとZさんが可哀想です。

そこで、79条の2という救済規定があります。

• 結論: Zさんが善意（泥棒だと知らなかった）なら、Xに奪い返された後も、対価を払う条件でライセンスを継続できます（通常実施権が許諾されたものとみなされる）。

ポイント③：時系列のひっかけ（論文）

論文試験では、「Yの特許が登録される前」か「登録された後」かを必ず確認してください。

• 登録前（出願中）:

  • 39条5項（先願の地位なし）を使って、自分の出願を通す。

  • または、特許を受ける権利の移転を求める（これはこれで別の論点ですが、一旦割愛）。

• 登録後:

  • 74条（移転請求）を使って、特許権ごと奪う。

この使い分けが書けるかどうかが、合格答案の分水嶺です。

4. 体系図で整理（冒認対策の全体像）

5. 論文での「書き方」テンプレート

74条を使う問題が出たら、このロジックで流します。

Step 1: 状況分析

「Yの特許権は設定登録されている。しかし、Yは発明者ではなく、Xから発明を盗用した者であるため、当該特許は冒認（123条1項6号）に該当する。」

Step 2: 74条の要件検討

「特許法74条1項は、特許が冒認によりされた場合、特許を受ける権利を有する者は、特許権者に対し特許権の移転を請求できる旨規定している。」

Step 3: あてはめ

「Xは真の発明者であり、特許を受ける権利を有する者である。したがって、XはYに対し、特許権の移転を請求することができる。」

Step 4: 効果の補足（加点ポイント）

「なお、移転登録がされた場合、Xは当初から特許権者であったものとみなされる（74条2項）。」

6. まとめ

• 74条は「焼け野原」を防ぐための「権利奪還」システム。

• 特許庁ではなく、裁判所（民事訴訟）で行う。

• 移転すれば「初めから自分のものであった」ことになる（遡及効）。

• 善意のライセンシー（Zさん）は守られる（79条の2）。

これで、「出願中の39条5項」と「登録後の74条」がつながりましたね。ここまでの理解があれば、冒認に関する問題は怖いものなしです。

次は、この流れで**「職務発明（35条）」あたりに行くと、権利の帰属（誰が特許を持つべきか？）というテーマがより深まりますが、いかがなさいますか？それとも、39条・74条の理解を試す「実践的な短答クイズ」**をやってみますか？

(Gemini)

1. 条文には何と書いてあるか？

条文（74条1項）を見てみましょう。

特許法 第74条（特許権の移転の特例）

「……特許を受ける権利を有する者は、……特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。」

これだけです。「裁判所に訴えろ」とは一言も書いていません。単に「（泥棒に対して）返せと言えるよ」という**権利（請求権）**が発生することを規定しているだけです。

2. なぜ「裁判所」に行くことになるのか？

では、なぜ解説書や私は「裁判所だ」と言ったのでしょうか？

それは、この権利が**「私人同士の財産争い（民事紛争）」**だからです。

• 特許庁（審判）の役割:

  • 「この特許は有効か無効か？」という行政処分の是非を判断する場所です（無効審判など）。

  • しかし、「この権利はAさんのものか、Bさんのものか？」という所有権争いには介入しません。

• 裁判所の役割:

  • 「返せと言ったのに返さない」という私人間のトラブルを解決する場所です。

  • 74条で「返せと言える権利（移転請求権）」が法律上認められたので、もし泥棒が素直に応じない場合、**民事訴訟（特許権移転登録手続請求訴訟）**を提起して、国の力（判決）で無理やり名義を変えさせることになります。

3. 【試験対策】ここが問われる！

この「書いてないけど裁判所」という知識は、以下のようなひっかけ問題で問われます。

❌ 間違いのパターン（短答）

「特許が冒認によりされた場合、特許を受ける権利を有する者は、特許庁長官に対し、特許権の移転を請求することができる。」

→ ×（バツ）

解説: 特許庁長官や審判官に請求する手続き（行政手続き）ではありません。

⭕️ 正解のロジック（論文）

論文では、以下のように書くのが正確です。

「特許法74条1項は、特許権者に対し移転を請求できる旨を規定している。これは私法上の請求権を定めたものであり、その手続きは民事訴訟によって行われる。」

まとめ

• 条文の記載: 「移転を請求することができる」としか書いていない。

• 実態: 相手が応じなければ**「裁判所（民事訴訟）」**へ行く。特許庁（審判）ではない。

「条文に書いてあること」と「実務上の手続き」を区別できると、理解度が一段階深まりますね。この調子でいきましょう。

次は、この「私人間の争い」に関連して、**「職務発明（35条）」**における「相当の利益（金銭）」の争いも裁判所マターになるのですが、そちらに興味はありますか？ それとも別の条文に行きますか？

1. 「私法」と「公法」の決定的違い

法律の世界は、大きくこの2つに分かれます。

2. 特許法は「ハイブリッド」な法律

ここが弁理士試験の面白いところ（かつ難しいところ）です。特許法は、「公法」と「私法」が入り混じっています。

① 公法の側面（お上との関係）

あなたが特許庁に「特許をください」と出願して、審査官が審査する場面。これは**「国（特許庁） vs あなた」**の関係です。

• 「拒絶査定」などの処分は、国が権力を持って行う行政処分です。

• これに文句があるときは、行政のルールで戦います。

② 私法の側面（市民同士の関係）

一度特許権が設定登録されると、それは「あなたの財産（土地や建物と同じ）」になります。

• 侵害訴訟: 「ライバル会社（市民）が、私の特許（財産）を勝手に使った！ 金払え！」

• 74条の移転請求: 「泥棒（市民）が、私の権利（財産）を勝手に名義変更した！ 返せ！」

これらは、国は関係なく、「AさんとBさん、どっちが正しいの？」という私人間の争いです。だから「私法上の請求権」であり、解決するのは「民事裁判所」なのです。

3. なぜ74条で「私法」という言葉が出たのか？

先ほどの74条の話に戻りましょう。

• 昔の考え方（公法重視）:

  「特許権は国が与えたものだ。だから、間違い（冒認）があったら、国（特許庁）が無効にして消すべきだ。」

  → これだと、被害者が救われない。

• 今の考え方（私法重視＝74条）:

  「いやいや、特許権は財産でしょ。泥棒が他人の財布を盗んだのと同じ。国が財布を焼却処分（無効）にする必要はない。**『その財布、持ち主（真の権利者）に返しなさい』**って、当事者同士で解決させればいいじゃん。」

この**「国がいちいち介入して消すのではなく、当事者同士の所有権争い（私法）として処理しよう」**という発想の転換が、74条（移転請求）の本質なのです。

4. まとめ：試験での見分け方

問題文を読んで、「誰と誰がケンカしているか？」を見てください。

1. 出願人 vs 特許庁長官

   → **「公法」**の世界。審判や行政訴訟。

2. 権利者X vs 泥棒Y（または侵害者Z）

   → **「私法」**の世界。74条移転請求や、侵害訴訟（民事訴訟）。

「条文に裁判所とは書いてないけど、これはXとYのケンカ（私法）だから、当然裁判所だよね」と判断できるのが、法律家の思考回路です。この区別がつくと、「侵害訴訟（私法）」と「無効審判（公法的な手続き）」の違いなども、驚くほどスッキリ理解できるようになりますよ。

次は、この「私法」の最たるものである「特許権侵害訴訟（ライバルを訴える！）」の基本的な仕組みについて解説しましょうか？

「例外（39条5項）」こそが、正当な権利者を救うための逆転裁判のような規定です。ここを理解すると、特許法の「正義」が見えてくると同時に、試験で非常によく狙われる「ひっかけ」が見抜けるようになります。

1. 特許法39条5項の構造解説

まず、条文のロジックを整理します。通常、先願が拒絶査定確定すると「先願の地位」は残ります。しかし、39条5項は、「以下の理由で拒絶・無効になった場合に限り、先願の地位を認めない（なかったことにする）」と規定しています。

対象となる拒絶・無効理由

1. 冒認（ぼうにん）： 発明者ではない者が勝手に出願した（特許法49条7号）。

2. 共同出願違反： 共同発明者の一部だけで出願した（特許法49条2号→37条違反）。

ロジック（なぜ消えるのか？）

泥棒（冒認出願人）の出願が「先願」として残ってしまったら、後から出願した被害者（真の権利者）が、「先に泥棒が出願しているから」という理由で39条拒絶を受けてしまいます。これでは「盗み得」を許すことになるため、泥棒の出願は「最初からなかったこと」にして、被害者の出願を通すのです。

2. 【短答対策】頻出パターンとひっかけ

短答試験では、「拒絶理由の種類」と「先願の地位の有無」の組み合わせを突いてきます。

パターンA：単純な知識問題

【問題】 甲（冒認者）の出願Aが、冒認であることを理由に拒絶査定が確定した。その後に出願された乙（真の権利者）の出願Bは、出願Aを先願とする39条違反の拒絶理由を受けるか？

【正解】受けない。

【解説】 冒認により拒絶確定した場合、39条5項により出願Aは先願の地位を失う（なかったものとみなされる）ため。

パターンB：残酷なひっかけ（超重要）

【問題】 甲（冒認者）の出願Aが、「進歩性欠如（29条2項）」を理由に拒絶査定が確定した。甲は実は冒認者であった。この場合、後に出願した乙（真の権利者）の出願Bは、出願Aによって39条違反で拒絶されるか？

【正解】拒絶される（先願の地位は残る）。

【解説】 ここが落とし穴です。条文（39条5項）は、「冒認または共同出願違反を理由として拒絶等されたとき」に限り、先願の地位を消滅させると書いてあります。

たとえ甲が冒認者であっても、特許庁がそれに気づかず「進歩性がない」という普通の理由で拒絶してしまった場合、39条5項は適用されません。結果、泥棒の「質の低い出願」が先願として残り、真の権利者をブロックしてしまいます。

（※実務上は、乙は情報提供などで「これは冒認だ！」と審査官に知らせて、拒絶理由を差し替えてもらう必要があります）

まとめ表

3. 【論文対策】ストーリー展開の鉄板

論文試験では、以下の時系列で出題されることが多いです。

【事例】

1. 発明者Xが発明イを完成させた。

2. Xから図面を盗み見たYが、勝手に発明イを出願した（出願A）。

3. それに気づいたXが、慌てて発明イを出願した（出願B）。

4. Yの出願Aは、「冒認（49条7号）」を理由に拒絶査定が確定した。

5. Xの出願Bの運命は？

【答案構成のポイント】

Step 1: 原則論（39条1項）の提示

「Xの出願Bは、Yの出願Aより後に出願されている。通常であれば、先願Aが存在するため、後願Bは39条1項により拒絶されるのが原則である。」

Step 2: 問題点の指摘（冒認による拒絶）

「しかし、Yの出願Aは、Yが真の発明者でないこと（冒認）を理由に拒絶査定が確定している。」

Step 3: 条文の適用（39条5項）

「特許法39条5項は、冒認（49条7号）または共同出願違反（37条）を理由として拒絶査定等が確定した場合、その出願は39条1項等の適用について『初めからなかったものとみなす』と規定している。これは、正当な権利者の保護を図る趣旨である。」

Step 4: あてはめと結論

「本問において、Yの出願Aは冒認を理由に拒絶が確定しているため、先願の地位を有しない。したがって、Xの出願Bは、出願Aを理由として39条1項により拒絶されることはない。」

4. さらに深掘り：もしYが特許を取ってしまったら？（特許法74条との関係）

今回のテーマは「Yが拒絶された場合（39条5項）」ですが、論文試験では「Yが審査をパスして特許権の設定登録を受けてしまった場合」もセットで問われます。この場合、39条5項は使えません（拒絶されてないから）。代わりに「特許権の移転請求（74条）」を使います。

• 昔の法律: 被害者Xは、泥棒Yの特許を「無効審判」で潰すしかなかった（Xの手元には何も残らない）。

• 今の法律: 被害者Xは、**「その特許権よこせ！」**と請求できる（特許法74条）。

受験テクニック: 問題文を見たら、泥棒の出願がどうなったかを確認してください。

• 泥棒が拒絶・無効になった → 39条5項 で自分の出願を通す。

• 泥棒が特許を取った → 74条 で権利を取り返す。

この「分岐」が瞬時にできると、論文試験での構成ミスがなくなります。

まとめ

• 39条5項は、「泥棒（冒認者）の死体（拒絶確定出願）は、バリケードとして残さない」というルール。

• 短答の急所は、「拒絶理由が『冒認・共同出願違反』以外なら、たとえ泥棒でも先願の地位は残る」という残酷な事実。

• 論文では、39条5項（出願中の救済）と74条（登録後の救済）をセットで整理しておく。

これで39条周辺の「先願」と「冒認」の絡みは完璧です。

(Gemini)

弁理士試験の受験対策において、特許法第39条（先願）は、短答・論文ともに最重要条文の一つです。特に「同一の発明」かどうかの判断は、実務的な感覚よりも「試験的なロジック（判例・審査基準）」を正確に押さえることが合否を分けます。以下に、39条における「同一性の判断ロジック」と、試験で問われる頻出ポイントを体系的に整理しました。

1. 特許法39条（先願）の基本構造

まず、前提となる比較対象を明確にしましょう。ここがズレると全ての判断を間違えます。

• 比較対象:

  • 先願: 「特許請求の範囲（請求項）」に記載された発明

  • 後願: 「特許請求の範囲（請求項）」に記載された発明

  注意点: 明細書や図面のみに記載されている発明は比較対象になりません（それは29条の2の領域です）。あくまで**「権利対権利」**の衝突を避けるための規定だからです。

2. 「同一の発明」の判断ロジック（審査基準）

単に文章が一緒かどうか（完全同一）だけでなく、「実質同一」まで含まれるのがポイントです。以下の3ステップで判断します。

① 完全同一

文言が完全に一致する場合。これは当然「同一」です。

② 実質同一（ここが試験の核心）

表現に相違があっても、実質的に同じであれば「同一」とみなされます。具体的には以下の3パターンです。

• A. 周知慣用技術の付加・削除・転換

  • 構成要件に、その技術分野で周知・慣用されている技術（単なる部材の変更、通常の制御手段の追加など）を加えただけで、新たな効果を奏さない場合。

• B. カテゴリーの相違

  • 「物の発明」と「その物を生産する方法の発明」のように、表現形式が違うだけで、技術的思想の実体が変わらない場合。

• C. 上位概念・下位概念の関係（包摂関係）

  • ここが最も重要です。

③ 上位概念・下位概念の判定ルール

論文のポイント:後願が「上位概念」の場合は、先願の発明を包含してしまうため、重複特許排除の趣旨から「同一」とされます。逆に後願が「下位概念」の場合は、構成の困難性や特異な効果があれば別発明（選択発明）となりえます。

3. 【短答対策】頻出ひっかけポイント

短答試験では、ロジックの「例外」や「時系列」を突く問題が多発します。

① 同日出願の処理 (39条2項・4項)

• ロジック: 同一発明で同日出願の場合、「協議」を行う。

• ひっかけ: 「時刻」は考慮しない（午前と午後でも同日扱い）。

• 結末: 協議が不調（決裂）の場合、「いずれも」特許を受けられない（どちらか一方が受けられるわけではない！）。

② 出願人の同一性 (29条の2との違い)

• ロジック: 発明者・出願人が同一であっても、39条は適用される。

• ひっかけ: 「自己の先願だから39条違反にはならない」→ × 間違い。自己の先願でも拒絶される（いわゆる「自己衝突」）。ただし、通常は先願を基礎とする優先権主張などで回避する。

③ 先願のステータス (39条5項)

• ロジック: 先願が「放棄・取り下げ・却下」された場合、その先願は初めからなかったものとみなされる（先願の地位を失う）。

• 最頻出: 先願が「拒絶査定確定」となった場合は？ → 先願の地位は残る。

  • 理由: 一度審査されて拒絶されたものは「先願」として残り、後願を排除する（準公知的な扱い）。

  • 例外: ただし、拒絶理由が「冒認（39条違反ではない）」等の特殊な事情を除くという改正法も頭の片隅に（論文ではあまり出ない）。

④ 請求項ごとの判断

• ロジック: 請求項が複数ある場合、請求項ごとに判断する。請求項1は同一だが、請求項2は非同一、ということがあり得る。

4. 【論文対策】答案作成のフローチャート

論文試験で39条が論点になる場合、以下の流れで論証ブロックを組み立てます。

Step 1: 条文の要件確認

「後願である乙の出願に係る発明イが、先願である甲の出願の特許請求の範囲に記載された発明ロと同一か検討する。」

Step 2: 「同一」の定義（規範定立）

「ここで『同一』とは、文言上の同一のみならず、実質的に同一である場合も含む。具体的には、周知慣用技術の付加転換に過ぎず新たな効果を奏さない場合や、実質的な技術的思想が共通する場合を含むと解される。」

Step 3: あてはめ（事実の評価）

• 問題文の事情（例：後願はバネを使っているが、先願はゴムを使っている。両者は弾性部材としての周知慣用技術の置換に過ぎない、等）を拾う。

• 上位・下位の関係であれば、「後願は〇〇という上位概念であり、先願の具体例△△を包含するものであるから、同一である」と論じる。

Step 4: 結論

「したがって、39条1項により拒絶される。」（または協議指令が来る等）

5. 受験生が陥りやすい「29条の2」との混同

この表を脳内に焼き付けてください。

6. まとめと次のステップ

重要ポイントの要約:

1. 比較は「Claim vs Claim」。

2. 同一性判断には「実質同一（周知慣用・カテゴリー・上位概念）」が含まれる。

3. 同日協議不調なら共倒れ。

4. 先願が拒絶査定確定していても、先願の地位（後願排除効）は残る。

このロジックをマスターすれば、39条問題は得点源になります。

(Gemini)

具体例：世紀の「四角いタイヤ」事件

1. 先願（Aさん）の登場

Aさんが「四角いタイヤ」という発明をして出願しました。

• 審査官の判断: 「いや、これじゃ走れないし、産業上の利用可能性がないよ（特許法29条1項柱書違反）」あるいは「誰でも思いつくよ（29条2項進歩性欠如）」として拒絶査定を出しました。

• 結果: Aさんの拒絶査定が確定しました。

2. 後願（Bさん）の登場

Aさんの出願の1ヶ月後、Bさん（あるいは懲りないAさん本人）が、全く同じ「四角いタイヤ」を出願しました。

もし、拒絶されたAさんの出願が「先願の地位」を失ったら？（あなたの疑問のケース）

もしAさんの出願が「なかったもの（地位喪失）」として扱われると、特許庁はBさんの出願を**「真っさらな状態」**で審査しなければなりません。

ここで2つの恐ろしい不都合が起きます。

不都合①：特許庁の自己矛盾（ダブルスタンダード）

もし審査官がうっかりミスをして、Bさんの「四角いタイヤ」に特許を与えてしまったらどうなるでしょう？Aさんは激怒します。「俺のときはダメって言ったのに、なんでBには特許をやるんだ！ 同じ発明だぞ！ 不公平だ！」と訴訟になります。行政処分として、同じものに対して結論が真逆になることは、法治国家として許されません。

結論: 一度「ダメ（拒絶）」と判断したものは、「先願」として残しておき、後から同じものが来たら「いや、それ前に来たAと同じだから（39条）」と門前払いする方が、行政の整合性が保てるのです。

不都合②：無限ガチャ（無限再出願）の発生

もし拒絶されたら「なかったこと」になるなら、Aさんはどうするでしょうか？「拒絶確定したけど、履歴が消えるなら、もう一回同じ内容で出願し直そう。担当審査官が変われば、次は通るかもしれない！」と、特許になるまで何度でも同じ出願を繰り返す（ガチャを引く）ことが可能になってしまいます。これでは特許庁がパンクしますし、第三者もいつ権利化されるか分からず迷惑です。

まとめ：なぜ「死んだ出願」が効力を持つのか

拒絶査定が確定した出願は、特許権という「プラスの権利」は得られませんでしたが、「この内容はもう審査済み（決着済み）である」という「確定判決のような重み（既判力に近いもの）」を持ちます。そのため、

「この発明については、もうAさんの件で『決着（拒絶）』がついているのだから、後から来たお前（B）も並ぶな。お引き取り願おう。」

というロジックで排除するのです。

これが、「排除の論理（39条）」の実態です。

• Aさんの出願: 「特許権」はもらえない。でも、「後続をブロックするバリケード」としての死体は残る。

• 特許法のメッセージ: 「同じ発明について、審査リソースを二度割くつもりはない」

試験対策上の補足（ここ大事！）

ただし、あなたの疑問である「発明としての体を為さない場合」について、条文には例外規定があります。ここが短答のひっかけポイントです。

特許法39条5項（先願の地位を失う例外）

以下の理由で却下・拒絶された場合は、例外的に先願の地位を失います（なかったものとみなされる）。

1. 放棄・取り下げ・却下（Aさんが自分から降りた、または手続き不備）

2. 冒認出願（Aさんが勝手に他人の発明を盗んで出願し、それがバレて拒絶された場合）

3. 共同出願違反（Aさんが共同発明者Cさんを無視して単独出願し、それがバレて拒絶された場合）

解説:　冒認（盗んだ出願）で拒絶されたのに、その盗人Aの出願が「先願」として残ってしまい、後から本物の発明者Cさんが出願したときに「Aが先願だからお前はダメだ」となったら、盗まれた被害者が救済されませんよね？だから、「冒認・共同出願違反」で拒絶された場合に限り、そのAの出願は「初めからなかったこと（先願の地位なし）」にして、被害者である後願を通すのです。

どうでしょう？「単にダメだったから消える」のではなく、「一度『ダメ』という判断を下した事実を固定するために、あえて残している」（ただし、盗用などの悪質なケースは除く）というロジックであれば、納得感はありませんか？この「行政の整合性」と「冒認などの例外（39条5項）」のセットは、論文試験でも非常に使い勝手の良い知識です。

この流れで、39条5項の「冒認」に関する条文知識や、具体的な過去問のパターンを確認しますか？

「明確性」「サポート要件」「実施可能要件」の３つは「記載不備の魔のトライアングル」と呼ばれ、実務家でも一瞬「どっちだっけ？」と迷うことがあるくらいです。しかし、**「誰が、何を、どう見るか」**という視点を持てば、一発で区別できます。

料理のレシピ（発明の明細書）と、注文メニュー（特許請求の範囲）に例えて、脳に焼き付けましょう。

1. 三者の「視点」の違い（ここだけ覚えればOK）

まずは、この図式を頭に入れてください。

2. 具体例で完全攻略：「最強の回復薬」の発明

あなたは「薬草Xをすり潰して煮込むと、風邪が治る薬になる」ことを発見しました。この発明で特許を出願したとき、どんな不備で怒られるか見てみましょう。

① 実施可能要件（36条4項1号）違反

• あなたの明細書（本文）: 「薬草Xを使えば薬ができます。」（終わり）

• 審査官（当業者）のツッコミ:

  「えっ？ 具体的に何分煮込むの？ 温度は？ すり潰す大きさは？これじゃあ、この説明書を読んでも誰も薬を作れない（実施できない）じゃないか！」

• 結論: 教科書（明細書）としての機能不全。技術情報の開示不足です。

② サポート要件（36条6項1号）違反

• あなたの明細書（本文）: 「薬草Xを煮込んだら薬ができた。」（実験データあり）

• あなたの請求項（クレーム）: 「植物を煮込んで得られる風邪薬」

• 審査官のツッコミ:

  「ちょっと待て。君が実験で成功したのは『薬草X』だけだよね？なのに、なんで『植物（アサガオでもヒマワリでもOK）』なんて広大な範囲を独占しようとしてるの？発明の詳細な説明に書いてある範囲を超えて（サポートされずに）、権利を欲張るな！」

• 結論: 権利の範囲と、発明の開示内容のバランス不良。欲張りすぎです。

③ 明確性要件（36条6項2号）違反

• あなたの請求項（クレーム）: 「薬草Xを含み、ほどよい苦味のある風邪薬」

• 審査官のツッコミ:

  「『ほどよい』って何？ 基準は？ 人によって違うでしょ？第三者が『これなら特許侵害にならないな』って判断できないから、境界線をハッキリさせなさい！」

• 結論: 日本語としての曖昧さ。権利範囲の境界不明瞭です。

3. 試験対策：特に「サポート」と「実施可能」の区別

試験で一番迷うのがここです。両方とも「明細書が不十分」に見えるからです。見分け方はこれです。

• 実施可能要件:

  • ターゲットは「発明そのもの」。

  • 「１つでも作れるか？」を見る。

  • 明細書に書いてあるベストな例ですら、再現できないならこれ。

• サポート要件:

  • ターゲットは「請求項の広さ」。

  • 「広げた範囲まで作れるか？」を見る。

  • １つ（薬草X）は作れるとしても、広げた先（他の植物）まで作れると言える根拠がないならこれ。

【覚え方】

• 作れないなら →　実施不可（技術の問題）

• 欲張りなら →　サポート違反（公平性の問題）

4. 論文で使える「決まり文句（フレーズ）」

これを書けば点がもらえます。

• 実施可能要件:「発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない。」
• サポート要件:「特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えており、実質的に開示されていない発明まで権利範囲を拡張するものである。」
• 明確性要件:「特許請求の範囲の記載は、その外延（境界）が不明確であり、第三者に不測の不利益を与えるおそれがある。」

5. まとめテーブル

次のアクション

これで36条の区別はつきましたか？記載不備が見つかったら、出願人は**「補正（書き直し）」**をして直さなければなりません。しかし、直すときにも厳格なルールがあります。

次は、この流れで一番怖い失敗である、以下のどちらに進みますか？

1. 「新規事項の追加（17条の2第3項）」: 不備を直そうとして説明を足したら、「それは後出しジャンケンだ！」と拒絶される悲劇。補正の限界ライン。

2. 「国内優先権（41条）」: 補正で直すのではなく、「改良版」を新しく出し直して、古い出願と合体させる必殺技。

実務的には、36条違反への対応策として「1」のルールを知らないと即死します！

(Gemini)

今回は、弁理士試験の「超Aランク」重要論点、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBP）の解説です。平成27年の最高裁判決（プラバスタチンナトリウム事件）で実務が激変した部分です。

まず、一番関連する条文から。

1. 関連する条文は？

最も直接的に関わるのは、特許法第36条第6項第2号（明確性要件） です。

【第36条第6項第2号】

特許請求の範囲の記載は、・・・次の各号に適合するものでなければならない。

二　特許を受けようとする発明が明確であること。

「物の発明なのに、なんで製法（プロセス）で書くんだ？ 物の構造がハッキリしないじゃないか！」ということで、原則として「不明確（36条違反）」として拒絶されるのが今のルールです。

2. プロダクト・バイ・プロセス（PBP）とは？

• 定義: 「物の発明」であるにもかかわらず、その物の「構造や特性」を直接書かずに、「製造方法（プロセス）」によってその物を特定している請求項（クレーム）のこと。

例:

✖「成分Aと成分Bを含み、分子量が〇〇である化合物Z」（通常の物のクレーム）

〇「成分Aと成分Bを温度〇〇度で加熱混合することによって得られる化合物Z」（PBPクレーム）

3. 試験に出る「最高裁判決（平成27年）」のルール

ここが試験の核心です。最高裁は、「権利範囲の解釈（侵害訴訟）」と「審査のハードル（明確性）」について、以下の超重要な判断を下しました。

① 権利範囲はどうなる？（物同一説）

• ルール: 製法が書いてあっても、権利範囲は「物そのもの」です。

• 意味: たとえ違う製法で作られた物であっても、「完成品（物）」が同じなら特許権侵害になります。

  • 「方法」に限定されません。これを「物同一説（ぶつどういつせつ）」と呼びます。

② 審査での取扱いは？（原則NG・例外OK）

ここが36条6項2号の話です。

• 原則: 不明確（違反）として拒絶する。

• 例外: 「不可能・非実際的事情」がある場合のみ、明確と認める。

【不可能・非実際的事情とは？】

出願時の技術では、その物の構造や特性を直接特定することが、

1. 不可能であるか、

2. およそ実際的でない（時間や費用が莫大にかかる）事情があること。

つまり、「どうしても構造が特定できないから、仕方なく製法で書きました」という言い訳（立証）ができない限り、今はPBPクレームは認められません。

4. 新規性・進歩性の判断はどうなる？

ここもひっかけポイントです。

• 判断対象: あくまで「物」です。

• 比較: 「製法」が違っていても、出来上がった「物」が公知の物と同じなら、新規性なし（29条1項違反）となります。

【例】

• 本願: 「製法Newで作った、美味いカレー」

• 引例: 「製法Oldで作った、美味いカレー」

もし、科学的に分析して「中身（成分）」が全く同じなら、製法が新しくても「物の発明」としての新規性はナシです。（製法特許を取るべき、という話になります）。

5. 試験対策まとめ（PBPの論理フロー）

試験でPBPが出たら、このフローチャートを頭に浮かべてください。

1. クレーム確認: 「～する方法により製造された〇〇」という記載があるか？

2. 明確性（36条）:

   • 原則：不明確（拒絶）。

   • 反論：「不可能・非実際的事情」がありますか？（あればクリア）。

3. 権利解釈（侵害系）:

   • 製法に限定されない。「物」が同じなら侵害。

4. 新規性（29条）:

   • 製法が違っても、「物」が公知なら新規性なし。

6. まとめテーブル

次のアクション

PBPは「クレームの書き方」と「権利解釈」の交差点にある深い論点です。

次は、権利範囲の解釈つながりで、以下のどちらに進みますか？

1. 「均等論（きんとうろん）」: 特許の文章と少し違っていても侵害と言える場合（ボールスプライン事件）。侵害訴訟の王様。

2. 「クレーム解釈（70条）」の基礎: 「特許請求の範囲」と「明細書」の関係。どこまで明細書を参酌していいのか？

実務家として「特許の強さ」を知るなら「均等論」は必須です！

(Gemini)

質問：簡単にいうと、原則として、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム　は認められないってことね。そして認められる例外は、その時の技術では構造が決められないってこと？

Gemini：

1. 似ている点：なぜ「機能」や「製法」で書くのか？

発明者や知財担当者は、常に**「広い権利」**が欲しいですよね。

• 構造で書く（原則）:

  • 「アミノ酸配列がABC…である抗体」

  • $\rightarrow$ 権利が狭い！ 1個アミノ酸を変えられたら権利逃れされちゃう（パックマンみたいに逃げられる）。

• 機能で書く（機能的クレーム）:

  • 「抗原Xに結合して、がん細胞を死滅させる機能を持つ抗体」

  • $\rightarrow$ 権利が広い！ 構造が違っても、その「仕事（機能）」をする抗体なら全部俺のもの！

これが「機能特許」の魅力ですが、最近はこれが**「広すぎてズルい」**と判断される傾向にあります。

2. 違う点：試験に出る「拒絶の理由」

ここがプロ（弁理士）の視点です。

「ダメ出し」されるときに使われる条文が違います。

3. 最近の「抗体医薬」のトレンド（サポート要件の厳格化）

あなたが言及された「最近認められない方向」というのは、まさに「サポート要件（36条6項1号）」の壁です。

• 昔: 「新しいターゲット（抗原）を見つけた！」 $\rightarrow$ 「それに結合する抗体すべて（何万種類あっても）」の特許を認めていた。

• 今: 「実際に作った抗体の構造（配列）を開示しなさい。権利はその構造と、そこから容易に類推できる範囲（構造が似ているもの）だけに限ります。」

理由:もし「機能」だけで権利を認めてしまうと、後から別の研究者が「全く違う構造だけど、同じ機能を持つ画期的な抗体」を発明したときに、最初の特許権者が「それも俺の権利だ！」と言えてしまい、産業の発展（技術の進歩）を止めてしまうからです。

4. まとめ

• PBPクレーム: 「構造が特定できないから製法で書く」 $\rightarrow$ 「不明確だからダメ（原則）」

• 機能的クレーム: 「広く取りたいから機能で書く」 $\rightarrow$ 「書いてないことまで欲張るな（サポート要件違反）でダメ」

どちらも**「書いた分だけ権利をあげるよ（代償説）」**という特許法の基本原則に立ち返って、厳しくジャッジされるようになっています。

次のアクション

この「欲張りすぎはダメ」というルール、試験では**「サポート要件（36条6項1号）」**として頻出です。

次は、この流れで以下のどちらに進みますか？

1. 「36条（記載不備）」の完全攻略: 「明確性」「サポート要件」「実施可能要件」の違いを、事例でバシッと区別できるようにする。（論文試験の基本中の基本）

2. 「均等論（きんとうろん）」: 逆に、構造で狭く特許を取らされた後、どうやって権利範囲を広げて相手を捕まえるか？（出願人の逆襲ツール）

「機能特許がダメなら、どうやって守ればいいんだ！」という疑問には、「均等論」が答えの一つになります。

「選択発明」は、化学・医薬・材料分野の実務や試験で頻出の重要概念です。しかし、条文を探しても見つからないはずです。なぜなら……「選択発明」という言葉は、特許法の条文には書かれていません！あくまで「審査基準（特許庁の運用ルール）」や「裁判例」の中で定義されている概念です。法的には、前回勉強した「29条2項（進歩性）」（および29条1項の新規性）の枠組みの中で判断されます。定義と要件をきっちり整理しましょう。

1. 選択発明とは？（イメージ：森と木）

• 選択発明の定義: 先行技術文献に、上位概念（大きな枠組み）で記載されている発明の中から、下位概念（具体的な要素）を選び出して構成した発明のこと。

• 前提: その具体的な下位概念は、先行文献には具体的に開示されていないこと。

【分かりやすい例：殺虫剤】

• 先行文献（A）: 「塩素系の化合物には殺虫効果がある」と書いてある（上位概念＝森）。

• 本願発明: 「塩素系化合物の中でも、特に**『化合物X』**は、人間に無害で虫だけ殺す」ことを発見した（下位概念の選択＝特定の木）。

読者は文献Aを読んで「塩素系なら何でもいいのか」と思いますが、その中から「化合物X」という特定のダイヤの原石を見つけ出した場合、それが「選択発明」です。

2. 登録されるための「３つの壁」

試験では、選択発明が認められる（進歩性ありとされる）ための条件が問われます。審査基準に基づく、以下のロジックを暗記してください。

① 新規性の壁（29条1項）

まず、選び出したものが、先行文献に**「ズバリそのもの」として載っていないこと**が大前提です。

• もし文献Aに「化合物Xも使えるよ」と例示されていたら、その時点で**新規性なし（拒絶）**です。選択発明の土俵にすら上がれません。

② 効果の壁（29条2項・進歩性）

ここが核心です。単に選んだだけでは「誰でも選べるでしょ（容易）」と言われて終わりです。

進歩性が認められるには、以下のどちらかの効果を主張・証明する必要があります。

③ 疑義の壁（試験対策）

もし、先行文献に「化合物X」そのものは書いていないけれど、「このあたりのグループが良いよ」とヒントがあった場合、進歩性は否定されやすくなります（動機づけがあるため）。

「あえてそこを選んだ理由」と「効果のすごさ」で突破しなければなりません。

3. なぜ条文にないのに認められるの？

「後出しジャンケン」のようにも見えますが、趣旨はこうです。

• 技術の発展への貢献:大雑把なアイデア（上位概念）が出た後、具体的にどの素材（下位概念）がベストなのかを実験して見つけ出すには、膨大なコストと労力がかかります。その努力によって「埋もれていた優れた技術」が見つかったなら、それも保護すべきだ、という考え方です。

4. まとめ（試験用論証パターン）

論文試験で「選択発明」が出たら、以下のフレーズを使います。

1. 認定: 本願発明は、引用発明の上位概念に含まれる下位概念を選択した「選択発明」である。

2. 要件1（新規性）: 引用発明には、本願発明の具体的構成が開示されていないため、新規性を有する。

3. 要件2（進歩性）: 引用発明と比較して、質的に異なる効果、または量的に顕著な効果を奏する場合、進歩性が肯定される。

5. 似ているけど違う「数値限定発明」

選択発明の兄弟分に**「数値限定発明」**があります。

（例：温度を「100℃〜200℃」に限定した発明）

考え方はほぼ同じですが、試験では「臨界的意義（りんかいてきいぎ）」という特別なワードが登場します。

選択発明のロジックはつかめましたか？次は、この流れでセットで覚えるべき以下のどちらに進みますか？

1. 「数値限定発明」と「臨界的意義」: グラフのカーブが急変するポイントが合否を分ける？ 化学系の天王山。

2. 「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBP）」: 「物の発明」なのに「製法」で書くしかない場合の特殊ルール。（最高裁判決がある超重要論点）

どちらも試験（特に論文）で頻出です！

(Gemini)

特許法最大の山場、「進歩性（29条2項）」**です。実務でも試験（特に論文・口述）でも、合否を分けるのは間違いなくここです。「なんとなく難しそうだから」ではなく、「審査官が使うロジックの型（テンプレート）」を覚えると、霧が晴れたようにスッキリ理解できます。

1. そもそも「進歩性」とは？

• 条文: 特許法第29条第2項

• 定義: その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が、特許出願前の公知発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができない。

要するに、**「既存の技術（A）と（B）を組み合わせたら、誰でも簡単に思いつくレベルのものは、特許として認めない」**というルールです。

2. 登場人物：「当業者」とは誰か？

まず、基準となる人物像「当業者（Person Skilled in the Art）」を定義します。彼はスーパーマンではありませんが、素人でもありません。

• 知識: 出願時点での、その分野の全ての公知技術・一般知識を知っている。

• 能力: 技術を理解し、研究開発し、材料を選んだり設計変更したりする普通の能力を持っている。

• 創造性: ゼロ！（ここが重要）。彼にはひらめきや創造力は一切ありません。論理的にしか動きません。

試験用イメージ:

「世界中の文献をすべて暗記しているが、自分で新しいアイデアを出すことはできない、超優秀なロボット」

3. 進歩性判断の「基本ロジック（型）」

審査官は、以下のステップで「進歩性なし（拒絶）」の論理を組み立てます。このフローを暗記してください。

Step 1: 主引用発明（主引例）を選ぶ

審査官は、あなたの発明に一番近い既存技術（A）を見つけてきます。これをベースにします。

Step 2: 差異（違い）を認定する

あなたの発明と、主引例（A）を比べます。

• 一致点: そのままAにある部分。

• 相違点: Aにはなくて、あなたの発明にある特徴。

Step 3: 相違点を埋める論理（動機づけ）があるか？ 【最重要】

ここが勝負です。

審査官は、別の文献（副引例 B）や周知技術を持ってきて、こう言います。

「当業者なら、主引例（A）の足りない部分に、副引例（B）を組み合わせることを『容易に』思いついたはずだ」

この**「組み合わせる理由（動機づけ）」**が成立すれば進歩性なし（×）、成立しなければ進歩性あり（○）です。

4. 審査官の武器：「動機づけ」の４要素

審査官が「AとBを組み合わせるのは簡単だ」と言うためには、単に「似てるから」ではダメです。以下の４つの理由のいずれかが必要です。

（試験で書かされるキーワードです！）

1. 技術分野の関連性

   • 例：ボールペンの技術（A）に、万年筆のグリップ技術（B）を使う。（同じ筆記具だから簡単でしょ？）

2. 課題の共通性

   • 例：スマホの発熱を抑えたい（A）ときに、PCの放熱シート（B）を使う。（同じ「熱対策」という課題があるから使うでしょ？）

3. 作用・機能の共通性

   • 例：ネジ止め（A）の代わりに、溶接（B）を使う。（どちらも「固定する」機能は同じだから置換できるでしょ？）

4. 引用発明の内容中の示唆

   • 例：文献Aの中に「文献Bの部品を使うと良いよ」とヒントが書いてある。

これらがある場合、当業者は「AにBを適用してみよう」と考える（動機づけられる）ため、進歩性が否定されます。

5. 出願人の反論：「進歩性あり」にするための２つの切り札

逆に、どうすれば「進歩性あり」と認めさせられるのか？ ２つの強力な防御策があります。

① 有利な効果（予測できない顕著な効果）

「AとBを組み合わせたら、単に足し算（A+B）以上の、**想像を絶するすごい効果（A×B＝∞）**が出ました！」という場合。

• 当業者の予測を超えているため、「容易には発明できなかった」ことの裏付けになります。

• 化学・バイオ分野で特によく使われます。

② 阻害要因（Teaching Away）

「文献Aには、『Bと組み合わせると性能が落ちるから絶対にやるな』と書いてあります！」

• これを指摘できれば、「当業者は組み合わせようと思わない（動機づけがない）」となるため、一発逆転で特許になります。

6. 試験で狙われる「後知恵（Hindsight）の禁止」

最後に、一番大切な心構えです。

完成した発明（答え）を見た後だと、どんな発明も「なんだ、そんなの簡単じゃん」と思えてしまいます。これを**「事後的考察（後知恵）」**と言います。

• 審査官への戒め: 「答え（出願明細書）を見てから、それに合うようにパズルのピース（引例）を集めてきて、『簡単だ』と言うのはズルいぞ。」

• 試験でのポイント: 「動機づけがないのに、結果だけ見て容易と判断してはいけない」という論述ができるかどうかが問われます。

まとめ

進歩性の判断ロジックは、以下の数式で表せます。

• この矢印（$\rightarrow$）がつながれば拒絶。

• 「阻害要因」や「顕著な効果」で矢印を断ち切れば特許。

次のアクション

進歩性の基本ロジックはこれで完璧です。

次は、さらに実戦的な以下のどちらに進みますか？

1. 「選択発明」や「数値限定発明」: 公知の範囲内であえて特定の条件を選んだ場合、どうやって進歩性を主張する？（化学・材料系で頻出）

2. 「新規性（29条1項）」との違い: 意外と曖昧になりがちな「新規性なし」と「進歩性なし」の境界線をクリアにする。

実務家を目指すなら「1」の考え方は必須スキルです！

（Gemini）

分割出願（44条）、これは弁理士試験の短答・論文ともに**「沼（ヌマ）」**と呼ばれる超重要かつ複雑なエリアです。「シフト補正禁止」の続きとして捉えると、非常に分かりやすくなります。

シフト補正が**「１つのテーブルで注文を変えるな」というルールなら、分割出願は「だったら、隣にもう１つテーブル（願書）を用意して、そっちでラーメンを注文します」という、「金に物を言わせた解決策」**です。

試験で問われるポイントに絞って、徹底解説します。

1. 分割出願の基本イメージと効果

• 定義: ２以上の発明を含む１つの特許出願の一部を抜き出して、新たな別の特許出願とすること。

• 最大の効果（44条2項）: 「遡及効（そきゅうこう）」

  • 分割出願は、**「もとの出願（親出願）をした時」**に出願したものとみなされます。

  • つまり、今日分割出願しても、審査上の基準日（新規性・進歩性の判断日）は「数年前の親出願の日」になります。これが最強のメリットです。

【レストランの例え：続き】

• 親出願: 「カレーとラーメンをください！」（1年前）

• 審査官: 「カレーはいいけど、ラーメンはダメ（単一性違反など）」

• 分割出願: 「じゃあ、ラーメンだけ別の伝票で注文し直します。でも、注文時間は『1年前』の扱いにしてくださいね（今から注文したことにすると、さっき隣の客がラーメン食べてたから『新規性なし』になっちゃうので）。」

• 特許庁: 「OK。手数料さえ払えば、1年前に注文したことにしてあげるよ。」

2. 試験の「沼」：分割できる時期（時期的要件）

ここが短答試験の最頻出ポイントです。「いつでも分割できる」わけではありません。

**「補正ができる時期 ＋ α」**と覚えましょう。

大きく分けて、以下の３つのタイミングで分割可能です。

① 通常の審査中（補正可能期間）

• 時期: 最初の拒絶理由通知が来る前や、拒絶理由通知への指定期間内など。

• 解説: 願書を書き換えられる時期なら、分割も自由にできます。

② 特許査定（登録）の後

• 時期: 特許査定の謄本送達日から30日以内。

• 条件: ただし、**「特許料を納付する前」**に限ります。

• 戦略: 「親出願は無事に特許になった。でも、権利範囲が少し狭かったから、もっと広い権利を狙うために分割しておこう」という、**「お代わり分割」**です。

③ 拒絶査定の後

• 時期: 拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内。

• 条件: **「拒絶査定不服審判」**を請求するのと同時、または請求できる期間内。

• 戦略: これが前回の「シフト補正」からの逃げ道です。「親出願は拒絶されたけど、審判で争う。それとは別に、拒絶理由がない部分だけ分割して先に特許にしちゃおう」などの戦術に使います。

3. 実体的要件（中身のルール）

ここも論文試験で狙われます。

① 原出願の当初明細書等の範囲内であること

• 分割出願には、親出願の最初の明細書に書いていないこと（新規事項）を追加してはいけません。

• 理由: これを許すと、後出しジャンケンで優先日を確保できてしまうからです。

② 範囲外だった場合のペナルティ（超重要！）

もし、うっかり新しい要素を入れて分割してしまったらどうなるか？

• 遡及効が消滅します！

• つまり、出願日は「親出願の日」ではなく、**「実際に分割出願を提出した日（今日）」**になります。

• 結果、その間に公開された自分の論文や他人の出願によって、「新規性・進歩性なし」として拒絶されます（これを実務では「分割要件違反による拒絶」と呼びます）。

4. 知っておくべき「孫分割（まごぶんかつ）」の罠

「親出願（A）」から「子出願（B）」を分割し、さらに「子出願（B）」から「孫出願（C）」を分割する場合の話です。

• Q: 孫出願（C）はいつまでできる？

• A: 基本は「子出願（B）」について分割可能な期間内です。

• 罠: しかし、孫出願（C）の審査基準日（遡及日）は、「親出願（A）」の日まで遡ります。

• 注意点: もし「子出願（B）」が特許庁に係属していない（取り下げられたり拒絶確定した後）場合は、孫分割はできません。**「分割元の出願が生きていないと分割できない」**という大原則があります。

5. 試験対策まとめ（暗記テーブル）

6. 実務・試験での「シフト補正」との連携

シフト補正の話とつなげます。

1. 出願: 発明A（翼）と発明B（プロペラ）を記載。請求項はAのみ。

2. 拒絶通知: 「発明Aは新規性なし」。

3. 対応策:

   • 案1（補正）: Aを限定する（カーボン製の翼）。 $\rightarrow$ OK。

   • 案2（シフト補正）: Aを消してBにする。 $\rightarrow$ 却下（アウト）。

   • 案3（分割出願）: この出願はAの限定（案1）で進める。同時に、Bだけを抜き出して分割出願する。

   $\rightarrow$ これが**「正解」**の対応です。

   お金は2倍かかりますが、発明Aも発明Bも、両方審査してもらうことができます。

次のアクション

これで「出願の手続きテクニック（単一性・シフト補正・分割）」は一通り網羅しました。

そろそろ、特許法の心臓部である**「実体判断（中身）」に入るか、それとも手続きの「優先権」**で固めるかです。

1. 「進歩性（29条2項）」の判断ロジック: 「当業者が容易に発明できた」とはどういうことか？（試験最重要・最難関）

2. 「国内優先権（41条）」: 分割出願と似ているが効果が違う、「改良発明」を守るための制度。（これも複雑で試験に出ます）

どちらが今の気分ですか？個人的には、手続き系が続いたので、頭を切り替えて「進歩性」に行くと面白いかもしれません。

(Gemini)

「シフト補正の禁止」は、単一性（37条）とセットで理解しないと、論文試験でパニックになる分野です。一言で言うと、「審査官に二度手間をさせるな！」というルールです。イメージをつかむために、例え話から入りましょう。

1. ざっくりイメージ「レストランの注文」

あなたはレストランで料理を注文しました。

1. あなた: 「カレーライスをください！」（出願）

2. シェフ（審査官）: 「よし、カレーを作るぞ（スパイスを準備し、肉を炒め、煮込む…）」（先行技術調査・審査）

3. シェフ: 「お客さん、すみません。今日はお米が品切れでカレーが出せません（拒絶理由通知：新規性なし）。」

4. あなた: 「そうですか。じゃあ、注文を変えます（補正）。」

5. あなた: 「ラーメンをください！」（シフト補正）

これを聞いたシェフはどう思うでしょうか？

「ふざけるな！カレーの準備に使った時間と労力を返せ！ラーメンなら最初からお湯を沸かしたのに、またゼロからやり直しじゃないか！」

これが**「シフト補正の禁止（17条の2第4項）」**です。

審査官がすでに調査（汗をかいた）した発明とは「無関係な発明」に、後からすり替えることを禁止しています。

2. 真面目な解説（要件と定義）

もう少し専門的に説明します。

• 条文: 特許法第17条の2第4項

• タイミング: 最初の拒絶理由通知が来た後の「補正」の時

• ルール: 補正後の発明は、「審査官がすでに審査した発明（補正前の発明）」と「単一性の要件」を満たす一群の発明でなければならない。

具体例で見る「シフト」

ある出願人が、１つの願書に２つの発明を書いていました（※本来は単一性違反ですが、審査官は便宜上、第１発明だけ詳しく調査したとします）。

• 【補正前】

  • 請求項１：「空飛ぶ車」（特徴：折りたたみ式の翼） $\leftarrow$ 審査官はこれを調査した

  • 請求項２：「空飛ぶ車」（特徴：特殊なプロペラ）

審査官が「請求項１（翼）は、昔のアニメに出てくるから新規性なし！」と拒絶通知を出しました。

• 【ダメな補正（シフト補正）】

  • 請求項１を削除。

  • 請求項２（プロペラ）を新しい請求項１にする。

＜なぜダメ？＞

審査官は「翼」については詳しく調べましたが、「プロペラ」についてはまだ詳しく調べていません。「翼」の審査結果が無駄になり、「プロペラ」の調査をゼロから始めないといけないからです（＝審査対象がシフトした）。

• 【OKな補正】

  • 請求項１（翼）に、「軽量カーボン素材を使う」という構成を追加して限定する。

これなら、ベースは「翼」のままなので、審査官は追加の調査だけで済みます。

3. 試験に出る！合否を分けるポイント

ここは短答でも論文でも頻出です。

① 「特別な技術的特徴（STF）」が合言葉

シフト補正かどうかを判断する基準は、**「特別な技術的特徴（STF: Special Technical Feature）」**が変わったかどうかです。

• 補正前と補正後で、発明の**「キモ（発明の貢献部分）」**が共通していればセーフ。

• 「キモ」が全然違うものに変わっていたらアウト。

② 違反した場合のペナルティの違い

ここがややこしいですが、試験等の超重要ポイントです。

• 拒絶理由通知への対応時（中間処理）にシフト補正をしてしまった場合:

  • その補正は**「却下」**されます（53条）。

  • 元のダメな状態に戻って審査され、そのまま**「拒絶査定」**になります。

• もし審査官が見落として登録されてしまった場合:

  • 無効理由にはなりません！（単一性と同じ理屈。手数料と手間の問題にすぎないから）。

  • もちろん情報提供のネタにもなりません（登録後はどうでもいい話だから）。

③ 最後の拒絶理由通知後の特例

「最初の拒絶理由」への対応時は、まだ少し緩いですが、**「最後の拒絶理由通知」**への対応時は、さらに厳しくなります。

• 目的は「早期権利化」なので、議論を蒸し返すような補正は一切許されません。

4. まとめテーブル

5. 戦略的な「逃げ道」はあるの？

出願人（あなた）の立場として、どうしても「ラーメン（プロペラの発明）」も権利化したい場合はどうすればいいでしょうか？

これが**「分割出願（44条）」**です。

「この出願の中ではラーメンの話はやめます。でも、別の新しい出願としてラーメンの話を提出します（手数料はまた払います）」という手続きです。これなら文句は言われません。

次のアクション

ここまでで、「単一性」「シフト補正」という、出願の手続き的な側面を見てきました。

次は、実体的な判断の核心である、以下のどちらに進みますか？

1. 「進歩性（29条2項）」の判断ロジック: 審査官はどうやって「容易に発明できた」と認定するのか？（試験最重要・最難関）

2. 「分割出願（44条）」の詳細: シフト補正で追い詰められたときの「逃げ道」をもっと詳しく（時期的要件など、短答の沼）。

どちらもヘビーですが、避けて通れない道です！

(Gemini)

1. ４者の包含関係とイメージ

まず、概念的な包含関係をざっくり理解しましょう。

• 拒絶理由（法49条）: 【最大セット】

  • 審査段階で、少しでも問題があれば止めるためのもの。「完璧な特許」以外は通さない門番。

• 情報提供（施行規則13条の2など）:

  • 実質的に**「拒絶理由」と同じ**です。審査官が気づいていない拒絶理由（主に先行文献）を教える行為なので、範囲は拒絶理由とリンクします。

• 異議申立理由（法113条）: 【公益的理由のみ】

  • 一度登録された特許を、「公衆の利益」のために取り消すもの。

• 無効理由（法123条）: 【公益的理由 ＋ 事後的な瑕疵】

  • 紛争解決のために権利を消滅させるもの。ほぼ異議と同じですが、権利発生「後」の問題を含みます。

これを数式っぽく表すと以下のようになります。

※ ただし、完全に包含されるわけではなく、「ズレ」があります。ここが試験に出ます。

2. 試験に出る「決定的な違い」

なぜ範囲が違うのか？ それは**「趣旨（守るべきもの）」**が違うからです。

① 発明の単一性（37条）違反

これが最強の頻出ポイントです。

• 拒絶理由: $\bigcirc$ (ある)

• 無効理由・異議理由: $\times$ (ない)

【理由・趣旨】

単一性（１つの願書には１つの発明グループしか入れちゃダメ）は、特許庁の**「審査の便宜」や「手数料の確保」のための規定です。

いったん間違って登録されてしまっても、技術そのものに欠陥があるわけではなく、「公衆の不利益（第三者が困ること）」にはならない**ため、後から特許を潰す理由にはなりません。

② 願書への記載不備（36条）の一部

• 拒絶理由: 省令要件違反など細かい形式不備も含む。

• 無効・異議理由: 実施可能要件やサポート要件など、**「実体的」**な記載不備に限られる。

【理由・趣旨】

細かい形式ミスで、後から権利を全消滅させるのは酷だからです。

③ 後発的な無効理由（123条1項7号・8号）

• 拒絶理由: $\times$ (審査時は未来のことはわからない)

• 無効理由: $\bigcirc$ (ある)

【内容】

「特許後の条約違反」や「特許後の外国人の権利享有能力の喪失」など。

これらは、特許査定の時点では存在しなかった瑕疵なので、拒絶理由にはなり得ませんが、無効理由にはなります。

3. 比較まとめテーブル（暗記用）

この表の「×」の部分が、試験で狙われます。

4. 情報提供の理由についての補足

情報提供は、法的な「処分」ではなく、審査官への「タレコミ」です。

したがって、**「審査官が拒絶理由通知を打てる理由」**であれば何でも提供できます。

• 注意点: 通常、第三者が知り得ない情報（例：手続き上の不備など）を提供しても意味が薄いため、実務上は**「新規性・進歩性欠如の証拠（先行文献）」**が9割です。

• 試験対策: 「単一性違反」についても情報提供は可能です（審査官が拒絶理由にできるから）。ただし、登録後に単一性違反で無効審判は請求できません。このねじれに注意してください。

5. 弁理士試験対策のアドバイス

論文試験や口述試験で問われた際、以下のように答えられると高評価です。

1. 原則: 異議理由・無効理由は、拒絶理由をすり抜けて登録された瑕疵を是正するものであるため、基本的には共通する（29条、29条の2、36条など）。

2. 例外（単一性）: しかし、37条（単一性）違反については、登録後の権利の有効性に影響を与えない（公益を害さない）ため、異議・無効理由からは除外されている。

3. 例外（後発的）: また、権利設定後の事情変更（後発的無効理由）や訂正の不備は、審査段階では生じ得ないため、無効理由特有のものとなる。

いいえ、そこが弁理士試験の「ひっかけ」ポイントであり、実務上の「戦略」の分かれ目です！

「無効審判で潰せないなら無意味」というのは、「特許になった後（権利設定登録後）」に限れば正解です。

しかし、情報提供は**「審査中（特許になる前）」に行われることがほとんどです。このタイミングだと、「単一性違反の情報提供」は強烈な意味（嫌がらせ効果）を持ちます。**

なぜ「無意味ではない」のか、試験対策と実務的視点で整理しましょう。

1. 時系列で考える「意味」の違い

ここを区別することが合格への鍵です。

① 【審査中】に情報提供する場合（超有効！）

審査官に「これ、発明がバラバラで単一性違反ですよ」とチクリを入れるとどうなるか？

1. 審査官が「拒絶理由通知」を打つ:

   • 審査官が納得すれば、出願人に拒絶理由（37条違反）が通知されます。

2. 出願人は対応を迫られる:

   • 出願人は、発明を分けたり（分割出願）、一部を削除したりしなければなりません。

3. ライバル（情報提供者）のメリット:

   • 権利化の遅延: 手続きが増えるので、特許になるのが遅れます。

   • コスト増: 分割出願には追加の印紙代や代理人費用がかかります（相手の体力を削る）。

   • 権利範囲の縮小: 補正の過程で、うっかり権利範囲を狭めてしまうミスを誘えます。

つまり、「特許を潰す」ためではなく、「特許になるのを邪魔する・遅らせる・金を使わせる」という戦略的意味で非常に有効なのです。

② 【登録後】に情報提供する場合（ほぼ無意味）

ここに関しては、あなたの理解通りです。

• 一旦登録されてしまうと、後から「実は単一性がありませんでした」と審査官に伝えても、審査官はどうすることもできません。

• 無効理由（123条）にも異議理由（113条）にも「単一性違反」は含まれていないため、誰もその特許を取り消せません。

• したがって、登録後に単一性について情報提供するのは、**「ただの無駄骨」**になります。

2. 試験での問われ方（頻出パターン）

この違いを理解しているかを試す問題がよく出ます。

【短答式試験のような問題】

「何人も、特許出願が発明の単一性の要件を満たしていないときは、その旨の情報を特許庁長官に提供することができる。」

• 答え: ○ (正しい)

  • 情報提供は「拒絶理由」があれば可能だからです。審査中なら意味があります。

【比較問題】

「何人も、特許権の設定登録後において、当該特許が発明の単一性の要件を満たしていないときは、特許無効審判を請求することができる。」

• 答え: × (間違い)

  • 無効理由に単一性違反は含まれないからです。

3. なぜこんな制度になっているの？

「単一性違反」の本質が**「手数料（料金）の問題」**だからと理解すると腹落ちします。

• 特許庁の言い分:

  • 「本来なら2つの出願にして2回分の審査料を払うべきものを、1つの願書にまとめて出してきたら、タダ乗りみたいでズルいから審査段階では拒絶するよ（ちゃんと分けて金払ってね）。」

  • 「でも、もし審査官が見落として登録しちゃったら、それはもう特許庁のミスだし、技術自体に欠陥があるわけじゃない。わざわざ後から特許を潰してまで、手数料を取り返すようなケチなことはしないよ（公衆の利益を害するわけじゃないしね）。」

だから、**「審査中は厳しい（拒絶理由）」けれど、「通ってしまえばお咎めなし（無効理由ではない）」**という扱いになるのです。

まとめ

• 審査中の情報提供: 有効。相手に分割出願を強要し、時間と金を消耗させることができる。

• 登録後の無効審判: 不可。**「通ったもん勝ち」**のルールだから。

あなたの「無意味」という直感は、「特許を殺す（無効にする）」という点では正解ですが、「特許戦略（相手を邪魔する）」という点では不正解、ということになります。

この「通ったもん勝ち」の理屈、面白くないですか？